一、基本案情
被告咸阳宝石公司享有专利号为ZL201110196086.6、名称为“用于35W×7结构多层股钢丝绳内层绳的预变形装置”的发明专利(下简称:涉案专利),发明人为张X斌、王X(原告)等四人,授权公告日2013年8月7日。2019年9月,原告王X因被告咸阳宝石公司未向其支付职务发明专利报酬向法院提起诉诉,请求判令咸阳宝石公司一次性向其发放职务发明专利报酬1314300元(按照专利申请日2011年7月13日至今即原审受理时2019年9月的实施专利的营业利润4%的65%进行计算)。
二、法院认为
一审法院认为。咸阳宝石公司的内部制度中规定了发明专利的奖励标准、新产品开发项目的兑现奖励,均属于奖励性质,并未规定报酬。咸阳宝石公司按照上述制度向王X放的款项亦属于奖励而非报酬,王X现起诉要求咸阳宝石公司在奖励之外另行支付报酬的诉讼主张应当予以支持,最终,一审法院判令:咸阳宝石公司向王X支付发明专利报酬3294.43元。
因对一审判令支付的金额太低不服,王X向最高院提起上诉。
二审法院认为,依据专利法第十六条、专利法实施细则第七十六条第一款及第七十八条等规定。职务发明创造的发明人有权请求单位给予奖励和报酬。其中,奖励是一次性发放,报酬则是根据专利推广应用的范围和取得的经济效益按照一定方式计算。对于报酬的计算和发放方式,单位可以和发明人约定,也可以按照单位依法制定的规章制度的规定执行,在既没有约定也没有规章制度的情况下,适用实施细则第七十八条规定的计算方式。根据公司自治原则依法制定了内部规章制度,并按照规章制度发放了职务发明创造发明人奖励、报酬的,无需再依据专利法规定的金额和比例向发明人发放奖励、报酬。
本案中,咸阳宝石公司《科研项目考核实施细则》规定的按照销售收入提取的奖励,虽然采取了“奖励”的表述方式,但并不同于《知识产权管理办法》《科技成果奖励办法》规定的一次性奖励,在数额上与专利实施后取得的经济效益挂钩,在性质上应属于专利法及实施细则所规定按照实施专利所得的营业利润提取一定比例,给予职务发明创造发明人的报酬。咸阳宝石公司按照依法制定的规章制度已然向王X团队发放了报酬,王X主张咸阳宝石公司向其支付一次性报酬不能成立。同时,原审法院认定新产品开发项目的兑现奖励属于奖励性质而非报酬,该认定错误,法院予以纠正。
最终, 最高院在纠正一审相关认定错误的基础上,驳回王X上诉,维持原判。
三、知识产权合规提示
现实中,部分企业因不了解职务发明需要向职务发明人支付奖励和报酬,或不愿意支付该奖励或报酬,给企业未来埋下隐患,为此,对于企业的专利职务发明奖励和报酬问题,企业应注意:
1. 企业应尽可能在相关合同或内部规章制度中对支付方式、数额等事先进行合理、明确约定或规定,以免后续产生争议。
2. 如果在内部规章制度中进行规定,相关制度应满足:一是通过民主程序制定;二是不得违反法律、行政法规或政策等的规定;三是须向劳动者公示。
来源:河南荟智源策律师事务所