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作者：张建鹏 北京连和连知识产权代理有限公司代理人
原标题：简述发明构思在论述创造性方面的作用
摘要：审查员在评价创造性过程中常通过“三步法”找出本发明与对比文件之间的区别技术特征，然后或进一步检索到其他对比文件并通过多篇对比文件的结合，或干脆将区别技术特征归类为本领域的常规技术手段，从而否定本发明的创造性。通过论述本发明与对比文件之间，或对比文件之间在发明构思方面的根本性不同从而彻底否定本领域技术人员寻找现有技术者进行多篇对比文件之间的结合的动机对于本发明的创造性论述往往具有“奇效”。
关键词：发明构思 技术启示 创造性
一、引言
能不能得到审查员对本发明的创造性的认可往往是本发明能不能获得顺利授权的关键，在审查实践中审查员通常采用“三步法”来评判本发明的创造性，从而实现“化整为零”，将本发明与作为最接近的现有技术的对比文件1从整体技术方案的比较置换为两个技术方案的各个技术特征的比较。如果双方能够实现各技术特征的完全等价化，则否定本发明的新颖性；如果存在区别技术特征，则借助与其他对比文件的结合或者将该区别技术特征归结为“本领域的公知常识”或者“通过有限次试验能够获得的”，从而否定本发明的创造性。
在这种情况下，有的代理人或者申请人陷入了审查员的陷阱，忙于争辩这些区别技术特征不可能从对比文件得到任何技术启示，不是容易想到的，需要进行大量实验等等。实际上，从本发明与对比文件之间在发明构思方面的根本性差异，以及多篇对比文件之间因发明构思的根本性不同导致本领域技术人员无动机参考改进对比文件或者无法进行对比文件之间的结合往往对发明的顺利授权，特别是一些技术方案相对简单的改进型发明的顺利授权特别有效。
在此，笔者举出亲身经历的两个技术方案比较容易理解，并通过论述本申请与对比文件的技术方案在发明构思上的不同顺利实现授权的案例来对基于发明思路的不同来论述创造性的思路进行归纳总结，以期与同仁教学相长。
二、具体案例分析
案例一
在对比文件仅一篇的情况下：
申请号为201510771208.8，发明名称为“一种用于螺丝的碳氮共渗热处理的方法”，其原始权利要求1公开了：
“一种用于螺丝的碳氮共渗的热处理方法，其特征在于，包括以下步骤：
1）将待热处理的螺丝进行清洗；
2）调整上料机速度；
3）调整连续炉的主速进行连续预热，预热处理为两段式预热，第一段预热温度为600℃，保温时间为10-15分钟，第二段预热温度为860-890℃，保温时间为20-25分钟；
4）预热后对螺丝进行碳氮共渗处理，其中碳氮共渗温度控制在860-890℃，碳氮共渗时间控制在10-15分钟，碳势为1%-1.2%，氨气流量为0.2-0.5 nm3/h；
5）进行一次淬火，其中淬火温度控制在820-850℃；
6）采用快速光亮油进行二次淬火，其中光亮油温度控制在60-75℃，淬火时间控制在3-10秒；
7）对螺丝进行表面清洗；
8）回火，回火温度控制在370-420℃，回火时间为70-90分钟” 。
审查员在OA1中引用了对比文件1（“自攻螺钉碳氮共渗黑色组织的产生及防止”，卢国辉等，金属热处理，第30-31页、第43页，2000年12月31日），认为，其对比文件1与本发明的区别技术特征在于：本发明对待热处理的螺丝进行清洗，调节上料机速度；还包括预热工艺；采用两次淬火，对工艺参数就行了限定。
分析：
从个人经验来说，代理人认为审查员通常更加倾向于首先采用专利文献来否定本发明的创造性，针对本发明，审查员检索到的对比文件仅一篇且为学术论文，可见审查员没有检索到否定本发明的具体工艺的现有技术文献，因此授权前景较大。同时，对审查员所认可的区别技术特征不宜平均用力，尤其是容易被认为“可通过有限次试验获得的”上料机速度和淬火的工艺参数和无法带来“预料不到的技术效果”的清洗步骤的设置，而是应该从技术思路上否定本领域技术人员在对比文件1的基础上设置预热工艺和二次淬火的动机。
因此，代理人采用了如下策略：
采用从属权利要求的技术特征“在此步骤中碳氮共渗设备中具有保护气氛，所述保护气体为经过了预处理的气化甲醇，所述气化甲醇的流量为6000-9000 CC/h”对权利要求1作了进一步的限定，但在意见陈述中强度该技术特征的加入仅仅是为了加速审查进程，主要基于以下方面否定了本领域技术人员在对比文件1中采用预热处理和二次淬火的可能性：预热处理主要针对于导热性能较差的待处理工件，而对比文件1针对的是具有良好导热性的金属制品，即使需要预热从技术目的角度出发也无需采用本发明的两段式预热工艺；淬火是一种能够将高温下的相“冷冻”到常温下的处理工艺，而不是用于防止碳氮共渗黑色组织产生的方法。
答复OA1审查意见后，本发明获得顺利授权。
思考：
“全面覆盖”是专利侵权判定中的重要原则，根据《北京市高院专利侵权判定指南（2017）》，写入权利要求书的技术特征不区分必要技术特征和非必要技术特征都将对权利要求保护范围构成限定，因此，通常代理人在撰写权利要求书时秉持尽可能避免写入非必要技术特征的原则，但某些情况下适当写入一些非必要技术特征可以“引导”审查员的检索范围，尽可能避免发明核心“暴露于”最接近的现有技术中，从而将其作为区别技术特征“凸显”出来，有利于后续答复审查意见时创造性的论述，从而提高授权前景。
以本案为例，发明点在于热处理工艺中预热处理和二次淬火步骤的设置，如果单纯为了扩大保护范围仅仅将该两项必要技术特征写入权利要求，则在实际上在热处理工艺非常成熟的今天，审查员要检索到同时包含这两项技术特征的现有技术实际上并不困难，这种情况下代理人即使进一步补入“清洗”、“调节上料机速度”往往很难说服审查员。而将这些非必要技术特征写入权利要求书，审查员出于寻找公开了本发明最多的技术特征的技术文献作为对比文件1的考虑，使得本发明的核心得以区别技术特征的形式凸显，从而为论证本发明与对比文件在技术思想发明的不同创造了条件。实际上，由于“清洗”、“调节上料机速度”这样的非必要技术特征可以说是实施本发明工艺的必经之路，即使侵权者有意绕开也难以规避，实际上对本发明的保护范围的影响并不大。
案例二：
当对比文件为多篇的情况下申请号为201510695641.8，发明名称为“一种状态检测装置和冷却控制装置”，其涉及一种在大型铝合金压铸模具生产中对冷却水管路内流动的冷却水的的状态进行检测的装置，具体地，提交新申请时的独立权利要求1内容如下：
“一种用于冷却水水管的状态检测装置，其特征在于，包括用于贴合设置于冷却水水管的出水口外部的铜管、以及设置用于与外部报警系统相连接的检测勾和绝缘套，其中，
所述绝缘套贴合在所述铜管的边缘；
所述检测勾设置在冷却水水管外部并从所述绝缘套中间穿过且置于所述铜管的管口下方；以及所述检测勾设置用于检测冷却水水管的水流状态，并当检测到冷却水水管中没有水流时，通过所述外部报警系统发出警报”（如附图1所示）。
图1 冷却水水管的状态检测装置的结构示意图
其中，9铜管、10冷却水水管、11螺纹接口、12导线、13绝缘套、14检测勾。
在第一次审查意见中审查员共引用了对比文件1（JPH01321060）、对比文件2（CN204067387U）、对比文件3（CN103525321A）和对比文件4（CN204247940U），其中以前三篇对比文件的结合否定了权利要求1-8的创造性，以四篇对比文件的结合否定了从属权利要求9的创造性。具体地，审查员认为对比文件1公开了一种压铸模具冷却水的检测方法和装置，其与权利要求1的区别特征在于：①本发明中一检测极的形状为铜管，另一检测极是安装在铜管出水口下方的检测勾；②检测勾安装在冷却水管外，上述区别技术特征①和②已经被对比文件2和3分别公开。
分析：
本发明实质上是通过在冷却水管外一处设置铜管，另一处设置检测勾，通过二者配合实现了检测冷却水管中有无冷却水，本质上就是在冷却水管外侧某位置设置了传感器，技术方案简单，且说明书没有充分记载其工作原理和具体实验数据，因此后续进一步通过原理上论述其“非显而易见性”或者通过具体数据对比论证取得了“预料不到的技术效果”都很困难。鉴于此，代理人决定聚焦于对比文件之间因发明思路导致其不可能结合，并做好了“持久战”的准备，为了给后续修改留有余地，OA1答复时没有修改权利要求书，也没有讨论不涉及权利要求1的对比文件4。
答复策略：
本发明与对比文件1发明目的都是避免出现冷却水管中没有冷却水的情况下热炸裂，因此检测的反常情况是冷却水管中无水，与此不同，对比文件2所公开的是一种太阳能热水器水满溢报警装置，其要检测的反常情况是热水器中的水溢出，其被设置为在水溢出的情况下报警电路接通；对比文件3要检测的是水压过低故障，防止单位时间内获得的水量不足，与此不同，对比文件1与本发明并不要求水压，而聚焦于冷却水管中有无水，这是因为虽然水流速度越快，单位时间内通过冷却水管的水量越大，但水压过大反而导致单位量的水的吸热能力不能被充分利用，成本额外增加。本领域技术人员不会将对比文件2和3与对比文件1进行结合。
审查员下发了第二次审查意见通知书，反驳了代理人的观点，认为对比文件均是利用两个检测极检测某个检测位是否有水流通过并发出报警，区别仅在于是有水流通过还是无水流通过时发出报警，这对于本领域技术人员来说属于常规选择，因此本领域技术人员有动机进行对比文件的结合。
答复策略：
对此，代理人在OA2意见陈述中采用从属权利要求的技术特征“所述检测勾设置为根据冷却水水管中水流量的不同调节其与所述铜管的管口之间的距离”对权利要求1作了进一步的限定，但仍然坚持首先重点论述各对比文件之间的发明思路的不同：
对比文件2所要解决的技术问题是监测太阳能热水箱是否发生溢水事故，采用的技术手段是通过溢出的水流使连接在溢水开关两端的导线连接，报警器报警，从而提醒使用者及时关闭水源，这与对比文件1技术目的相反；对比文件2的技术原理存在内在缺陷导致本领域技术人员无动机参考，对比文件2在发生溢水时溢水与报警电路构成闭合回路，由此电流通过，报警器发出警报，而本领域技术人员公知，铜的电导率为约5.9×107S/m，是标准海水的107倍，更远高于普通日用水，这势必导致这种方案实施时要求的电流较大，实际上可行性相当有限，且存在较大安全隐患；如果强行结合对比文件1和2带来的不利后果：结合对比文件2附图，如果对比文件2要设置为如本发明的有水流通过则不报警，没有水流通过则报警，这意味着对比文件2的回路需要进行根本性改变，这本身需要付出创造性的劳动。
对比文件3中采用了水平射出水流以检测水压，如果其要实现如本发明的冷却水循环通路，则势必需要设计比本发明中的集水槽更大的集水装置，否则，很可能出现在水压变化时水不能进入集水槽这种最危险的情况发生。这导致了本领域技术人员根本没有任何动机参考对比文件3。
审查员下发第三次审查意见，针对代理人的意见陈述指出，“创造性评价过程中并不需要各现有技术之间发明目的及技术手段完全相同，仅仅需要对比文件给出了相应的技术启示，本领域技术人员即可有动机去在现有技术中寻找相应的技术手段，从而将上述对比文件之结合，例如对比文件3虽然发明目的与本发明不同，其用于检测水压是否过低，但公开了检测探头安装于水管出水口下方和采用探针状电极的技术启示”。
答复策略：
代理人首先依据《专利审查指南》（2010版）第二部分第四章第3.2.1.1节“判断方法”之“（3）判断要保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见”的具体规定对审查员的观点进行了法理上的反驳，指出即使对比文件公开了某些区别技术特征，但存在对该区别技术特征的记载并不意味着本领域技术人员即有动机将对比文件进行结合。
申请人采用从属权利要求的技术特征“调节所述检测勾与所述铜管的管口之间的距离的范围为2mm-50mm”对权利要求1作了进一步的限定，但同时坚持避免落入可以“通过有限次试验获得的”上述具体参数的非显而易见性的讨论，而是从强行将技术思路不同的对比文件之间的结合可能带来的不利后果进行论述，甚至进行了一定程度上的“开脑洞”。
具体地，比文件2所要解决的技术问题是监测太阳能热水箱是否发生溢水事故，采用的技术手段是通过溢出的水流使连接在溢水开关两端的导线连接，报警器报警，从而提醒使用者及时关闭水源。存在这样的生活场景：缓缓向杯子中注水，在杯子中的水面明显高于杯子边缘的情况下水仍然可以维持不溢出，这是因为水的分子间作用力产生的黏滞效应抵消力水自身的重力，但是一旦这种平衡被打破，水会突然剧烈明显地溢出。而且，这种效应随着盛水容器的体积扩大而明显增强，所以有过太阳能热水器溢水经历的人会更倾向于在热水器内部设立警戒水位线和报警装置以避免在热水器外部设置报警装置导致的滞后效应。因此本领域技术人员不可能从对比文件2得到如本发明那样将检测勾设置于冷却水管外更加优选的技术启示。
对比文件3要解决的技术问题是“当水管从传感器后端破裂后，传感器无法检测到”，采取的手段是根据水压越大出水距离越远的原理，在出水管出水端的下前方设置过水检测探头，当水压正常时，出水抛物线落下，探头不起作用，当出水低于一定值时，流出的水落到探头上，探头之间的电阻迅速变小，从而触发单稳态电路，立刻切断主电路电源并报警。对比文件3存在的一个显著问题，如果水压迅速下降到零，即水源完全切断的状态，这是最危险状态，这种情况下反而由于没有“流出的水落在探头上”无法及时报警，由此本领域技术人员为了确保工作安全，会在传感器后端的水管段上设置另一个传感器，该位置与本发明的检测电极的设置位置依然明显不同。
代理人认为，对比文件2与对比文件1在发明思路方面差别更明显，与其平均用力不如重点突破，专利申请授权本质上是一种“依申请进行的具体行政行为”，审查员如果驳回申请必须有理有据形成证据链，而整个环节只要有一处被突破审查员就没有理由驳回。此次意见陈述后本案获得授权，同时指出，审查员针对从属权利要求的创造性评述中引用了对比文件4，代理人自始至终没有着墨于对比文件4的分析。
思考：
对于技术方案比较简单的发明，特别是改进型的发明，不要轻易丢失发明构思方面的不同这块阵地，否则很容易因拘泥于某具体结构设置或数据范围的论述而陷入“通过有限次试验获得的”陷阱中；审查员引用多篇对比文件的情况下看似增加了答复的难度，实际上任何两篇对比文件的技术目的和技术思想都不可能完全相同，这反而为代理人论述利用技术思想的不同导致对比文件不能互相结合创造了发挥空间；代理人没有面面俱到地答复，而是有所重点用力，特别是最后一次OA中聚焦于各对比文件均因为技术思想的不同导致其没有给出检测勾的位置设置的技术启示，从而为授权创造了条件。
三、总结
专利授权是一个多方互动和博弈的过程，审查员审查过程需要“依法授权”，当然也需要“依法驳回”，对于能否授权，审查员是存在一定的自由裁量空间，因此，看似技术方案简单的申请并不一定不能授权，代理人充分和合乎逻辑的论述能够尽可能将授权可能性尽可能提高，这就是代理人价值所在；
代理人应该尽可能避免完整的技术方案被审查员“化整为零，各个击破”，从而陷入区别技术特征是本领域公知常识或者通过有限次试验能够得到的陷阱，而要尽可能从发明思路的不同点上根本否定本领域技术人员这样做的动机；
即使是同样从发明构思角度出发论述创造性，也应该结合本发明的创造性的高度和审查员的具体检索情况，针对不同的申请制定不同的答复策略，而不可怀抱“一招鲜吃遍天”的想法，如果授权前景较好，即可“一鼓作气”，如果前景不明朗，不妨争取申请人的同意和配合，宁可采用迂回战术，尽可能不要一上来就修改权利要求，导致后期无后退余地；
代理人利用发明构思论述创造性最好在专利文件撰写阶段就做好布局，例如在独立权利要求1中适当写入一些侵权者难以规避而不会对保护范围造成实质性限制的非必要技术特征以“引导”审查员的检索范围，尽可能避免发明核心“暴露于”最接近的现有技术中，而是将其作为区别技术特征“凸显”出来，从而提高授权前景；
审查员的“依法驳回”原则上应该形成一个闭环逻辑链，因此代理人或申请人不需要面面俱到，而是可以重点突破一个环节，以破坏审查员完整的逻辑链，为尽可能授权留下空间。
来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）
作者：张建鹏 北京连和连知识产权代理有限公司代理人
编辑：IPRdaily赵珍 校对：IPRdaily纵横君
